Изменения в патентном законодательстве РФ

05.03.2017 14:27:00

Полный анализ изменений и дополнений,(от 2014 года), внесенных в главу 72 Гражданского кодекса РФ, которая посвящена вопросам правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в России.
Автор Доктор юридических наук,  начальник Отдела права Евразийского патентного ведомства, Еременко Владимир Иванович  


Если исходить из количества внесенных поправок, глава 72 ГК РФ, посвященная патентному праву, претерпела самые большие изменения по сравнению с другими главами части четвертой Кодекса. Эти изменения сформулированы в пунктах 75 - 124 Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
--------------------------------


I

Статья 1345 ГК РФ детализирует положения, предусмотренные статьей 1226 Кодекса "Интеллектуальные права" в сфере патентного права. В пункте 3 в прежней редакции в форме открытого перечня закреплены другие права, в том числе право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца, что формально противоречило положениям пункта 4 ст. 1370 ГК РФ, поскольку в последнем предусмотрены также иные основания для выплаты указанного вознаграждения. Из нынешней редакции пункта 3 ст. 1345 Кодекса термин "использование" исключен, что в принципе снимает упомянутое выше противоречие.
В соответствии с прежней редакцией пункта 1 ст. 1349 объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным Кодексом требованиям к промышленным образцам.
В указанном пункте законодатель с подачи разработчиков законопроекта слова "художественного конструирования" заменил словом "дизайна", что означает отказ от использования в течение многих десятилетий терминологии в сфере художественного проектирования и конструирования предметно-пространственной среды в пользу термина, который имеет более широкое значение (например, арт-дизайн) и в условиях нашей страны мало приспособлен для целей правовой охраны внешнего вида товара в качестве промышленного образца.
В пункте 4 ст. 1349 изложен перечень результатов интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав, т.е. непатентоспособных объектов. В ранее действовавшей редакции этого пункта указанный перечень считался примерным, поскольку его подпункт 4 был сформулирован следующим образом: "4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали".
В рамках данного пункта другие непатентоспособные объекты, предусмотренные в подпунктах 1 - 3 (способы клонирования человека, способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях), являлись частными видами решений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Новая редакция подпункта 4 ("результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали") изменила, соответственно, характер всего перечня: из примерного он превратился в закрытый (исчерпывающий). Следовательно, в будущем в случае возникшей необходимости в пополнении перечня непатентоспособных объектов делать это придется в законодательном порядке, в то время как прежде искомый результат мог быть достигнут, на мой взгляд, путем расширительного толкования правоприменительной практикой подпункта 4 и признания соответствующего объекта в качестве иного решения, противоречащего общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Именно по такому пути пошел законодатель, дополнив подпункт 1 п. 4 ст. 1349 новым непатентоспособным объектом, что в принципе явилось следствием потребностей правоприменительной практики. Так, если ранее объектами патентных прав не могли быть способы клонирования человека, то в настоящее время к непатентоспособным объектам причислен и его клон.
В статье 1350 "Условия патентоспособности изобретения", несмотря на ее довольно узкое название, урегулированы и другие вопросы патентного права, в частности, определены понятия "изобретение", "объекты, не являющиеся изобретениями".
В пункте 1 данной статьи сформулировано следующее обновленное определение понятия "изобретение": "В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению".
В данном определении новеллой является включение следующих слов: "в том числе применению продукта или способа по определенному назначению", хотя вполне очевидно, что любое применение является определенным и отход от общепринятой в мире терминологии (по новому назначению) надлежит считать некорректным.
В целом следует признать относительную полезность указанной новеллы, если не считать словосочетания "по определенному назначению", поскольку во всем мире (разумеется, в несколько иной редакции), равно как в СССР и ранее в России, указанное положение было сформулировано как "применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению" (п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.; п. 2 ст. 1 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" 1991 г.; п. 2 ст. 4 Патентного закона РФ 1992 г. в первоначальной редакции), так что изобретение на применение вовсе не было забыто в бурные годы перестройки, а также в последующие годы.
Идея о замене терминологии в рассматриваемой сфере была выдвинута работниками Роспатента еще в период подготовки предложений по внесению изменений в Патентный закон РФ 1992 г. <2>.
--------------------------------
<2> Корчагин А.Ф., Джермакян В.Ю., Полищук Е.П. и др. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под ред. А.Д. Корчагина. М.: ИНИЦ Роспатента, 1999. С. 360.

Предлагалось в пункте 2 ст. 4 Патентного закона слова "применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению" заменить словами "их применение в качестве средства определенного назначения" без какой-либо внятной аргументации в пользу такого подхода. Однако в процессе реформирования Патентного закона данное предложение не было принято, а новая редакция пункта 1 ст. 4 в конечном счете привела к печальным результатам, когда Роспатент перестал выдавать патенты на целую категорию изобретений.
Важно также отметить, что легальное определение изобретения через техническое решение появилось в Патентном законе РФ в результате внесения в него изменений и дополнений в 2003 г. В первоначальной редакции Патентного закона изобретение характеризовалось через перечень условий патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость). Наличие легального определения изобретения знаменовал собой возврат к прежней советской практике квалификации изобретения, когда таковым признавалось техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны.
В мировой патентной практике определение изобретения встречается крайне редко, что в принципе закономерно, поскольку постоянно появляющиеся новые объекты изобретения трудно охватить понятием, в котором имеется четкое указание на технический характер решения. В связи с вышеизложенным следует заключить, что указанное определение изобретения не вполне согласуется с пунктом 1 ст. 27 Соглашения ТРИПС, согласно которому патенты выдаются на любые изобретения независимо от того, являются они продуктом или способом, во всех областях техники при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются промышленно применимыми. Конечно, нельзя поставить знак равенства между требованием технического характера решения согласно пункту 1 ст. 4 Патентного закона и указанием на все области техники в пункте 1 ст. 27 Соглашения ТРИПС.
Кроме того, в 2003 г. из российского патентного законодательства исключен исчерпывающий перечень объектов изобретения (устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению), который сдерживал патентование новых объектов. Взамен был введен примерный перечень наиболее распространенных объектов, относящихся к продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений и животных), и дано определение способа как процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.
Однако это законодательное решение почему-то привело к обратному эффекту, так как экспертиза Роспатента перестала выдавать патенты на изобретения на новое применение, хотя она обязана была это делать, поскольку перечень объектов изобретения согласно пункту 1 ст. 4 Патентного закона в редакции 2003 г. стал примерным, во всяком случае в отношении продукта, поэтому отсутствие в нем упоминания "по новому назначению" не должно было влиять на результаты экспертизы.
В связи с вышеизложенным уместно также привести выдержку из решения Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 ноября 2012 г. N ВАС-3927/12 <3>, согласно которому довод заявителя, что оспариваемыми пунктами (п. п. 10.5 и 10.6 Административного регламента) не предусмотрена возможность правовой охраны применения изобретения, не соответствует содержанию данных пунктов и статьям 1350 и 1363 ГК РФ, поскольку в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. На наш взгляд, указанная аргументация некорректна, поскольку в ней речь идет об определении понятия изобретения через техническое решение в любой области, которое не имеет прямого отношения к открытому перечню объектов изобретения, относящихся к продукту. Более приемлемое решение в указанной сфере правового регулирования принято в рамках Евразийской патентной системы. Так, в соответствии с пунктом 1.1 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве от 15 февраля 2008 г. под применением устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта понимается использование его по неизвестному назначению.
--------------------------------
<3> СПС "КонсультантПлюс".

В соответствии с пунктом 2 ст. 1350 изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Если ранее при установлении новизны изобретения в уровень техники также включались при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, то в настоящей редакции пункта 2 данной статьи к упомянутым заявкам добавлены заявки на промышленные образцы.
В пункте 3 ст. 1350 в прежней редакции предусмотрена так называемая льгота по новизне: не порочит новизну изобретения раскрытие информации, относящееся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. При этом бремя доказывания факта, обусловливающего возможность применения льготы по новизне, лежит на заявителе.
Законом N 35-ФЗ раскрытие информации детализировано конкретным ее видом ("в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке"), в связи с чем ранее делались предложения о внесении соответствующих изменений не только в статью 1350, но и в статьи 1351 и 1352 относительно раскрытия информации, которое не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели и промышленного образца <4>.
--------------------------------
<4> Еременко В.И. О выставочном приоритете в законодательстве Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2010. N 4. С. 7 - 12.

Как известно, законодатель включил указанное дополнение соответственно в пункт 3 ст. 1351 и пункт 4 ст. 1352 ГК РФ.
Упомянутый в пункте 3 ст. 1350 льготный шестимесячный срок отсчитывается в обратном направлении от даты подачи заявки, а не от даты приоритета изобретения, устанавливаемого в силу статьи 1381 ГК РФ. Точка отсчета льготного шестимесячного срока (дата подачи заявки) не имеет расширительного толкования, т.е. она не распространяется на дату приоритета изобретения. Поэтому на основании нормы о льготе по новизне невозможно испрашивать, например, конвенционный приоритет, пытаясь искусственно продлить срок его действия.
Льгота по новизне по российскому законодательству предоставляется только в случае раскрытия информации автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию. Иными словами, речь идет о добросовестном раскрытии такой информации самим автором (заявителем) либо с его согласия. В отношении фактов недобросовестного раскрытия информации об изобретении третьими лицами (например, в результате подкупа служащего заявителя) льгота по новизне не предусматривается. В этом плане упомянутое выше положение отличается от льготы по новизне, закрепленной в патентных законодательствах большинства государств с развитым правопорядком, согласно которой шестимесячная льгота по новизне представлена в двух случаях: когда имело место очевидное злоупотребление в отношении заявителя или его правопредшественника; когда заявитель или его правопредшественник поместил изобретение на официальных или официально признанных выставках.
В абзаце 1 п. 5 ст. 1350 в прежней редакции был установлен закрытый (исчерпывающий) перечень решений, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны изобретениями, состоящий из шести позиций. Данный перечень не подлежал расширительному толкованию. В настоящее время он дополнен вводными словами "в частности", что по правилам нормотворческой техники делает его открытым (примерным) и сходным, например, с соответствующим перечнем, установленным в статье 52 Европейской патентной конвенции 1973 г. в ред. 2000 г.
В пункте 6 ст. 1350 перечислены объекты, которым не предоставляется правовая охрана, в том числе сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов. Законом N 35-ФЗ подпункт 1 данного пункта дополнен определением понятия биологического способа получения сортов растений и пород животных: "то есть способом, полностью состоящим из скрещивания и отбора".

II

В статье 1351 дается определение понятия полезной модели, изложены условия ее патентоспособности, а также иные положения относительно ее правовой охраны, введенной в России в 1992 г.
В абзаце 2 п. 2 данной статьи в прежней редакции уровень техники определен как включающий опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели, т.е. новизна полезной модели была сформулирована как относительная мировая, поскольку при оценке новизны полезной модели в расчет принимались порочащие ее сведения, опубликованные как в России, так и за рубежом, а также сведения о ее применении только на территории России.
Законом N 35-ФЗ в нашей стране введена абсолютная мировая новизна для полезной модели: уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. Комментируемая норма текстуально совпадает с нормой абзаца 3 п. 2 ст. 1350 в отношении изобретений. Тенденция к сближению правовой охраны полезной модели с правовой охраной изобретения проявилась также при внесении изменений в другие статьи Кодекса, о чем будет сказано ниже.
Положение об искусственном расширении уровня техники для полезной модели, предусмотренное во втором предложении абзаца 2 п. 2 ст. 1351, идентично по своему содержанию аналогичному положению, относящемуся к изобретению. То же самое можно сказать о положении о льготе по новизне для полезной модели, приведенном в пункте 3 данной статьи, которое полностью совпадает с аналогичным положением для изобретения, в связи с чем указанное положение не нуждается в каком-либо дополнительном комментарии.
Согласно новому пункту 5 ст. 1351 введен примерный перечень объектов, не являющихся полезными моделями (более корректно было бы использовать термины "не считаются" или "не рассматриваются в качестве"), со ссылкой на пункт 5 ст. 1350, где перечислены шесть таких объектов (открытия, научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей (т.е. промышленные образцы); правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в предоставлении информации (т.е. базы данных)).
Кроме того, в соответствии с абзацем 2 нового пункта 5 ст. 1351 исключается возможность отнесения указанных объектов к полезным моделям, только если заявка на выдачу патента на полезную модель касается указанных объектов как таковых. Данная норма текстуально совпадает с нормой абзаца 2 п. 5 ст. 1350 относительно объектов, не рассматриваемых в качестве изобретений.
В упомянутом выше положении предусмотрено ограничение действия исключений из правовой охраны. Это положение применяется, когда неохраноспособное решение сочетается с охраноспособным. Для его иллюстрации можно привести пример с программами для ЭВМ, которые, как указывалось выше, не являются ни изобретениями, ни полезными моделями. Однако способ функционирования ЭВМ может быть признан охраноспособным техническим решением, несмотря на то что его осуществление может обеспечиваться программой для ЭВМ. Кроме того, на основе указанного положения можно аргументировать противоположную позицию: к нетехническим объектам следует относить решения, лишь по форме представленные в виде технических.
Статья 1351 дополнена новым пунктом 6, согласно которому не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели объектам, указанным в пункте 6 ст. 1350:
- сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, т.е. способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- топологиям интегральных микросхем.
Статья 1352 "Условия патентоспособности промышленного образца", касающаяся по примеру предыдущих статей также других аспектов правовой охраны промышленных образцов, полностью представлена в новой редакции.
В абзаце 1 п. 1 данной статьи дается новое определение промышленного образца: решение вида изделия промышленного образца кустарно-ремесленного производства. Прежде в качестве промышленного образца охранялось художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.
Как следует из вышеизложенного, основным нововведением в указанное определение является исключение термина "художественно-конструкторское" по примеру "изгнания" термина "художественное конструирование" из пункта 1 ст. 1349.
В мировой практике редко встречаются легальные определения промышленного образца, еще реже - определения промышленного образца через решение изделия, определяющее его внешний вид. Именно в этом заключается главная особенность российского законодательства о промышленных образцах, из которой проистекают другие его особенности (о них будет сказано ниже).
Как правило, в законодательствах зарубежных стран под промышленным образцом понимаются форма или рисунок, воспринимаемые зрительно в готовом изделии, т.е. внешний вид изделия и впечатление, которое оно производит на потребителя. Например, в законодательстве о промышленных образцах Японии образец означает форму, рисунок или раскраску либо их сочетание в любом предмете, оставляющее эстетическое впечатление при их осмотре.
Требование решения (ранее - художественно-конструкторского решения) изделия согласно российскому определению промышленного образца означает, по сути, по аналогии с требованием технического решения для изобретения дополнительное условие патентоспособности промышленного образца. Это требование воспринято из советского законодательства по правовой охране промышленных образцов, которое испытало на себе сильное влияние изобретательского права. Кроме того, в нынешнем определении промышленного образца, впрочем, как и в предшествующем определении, по сути, выдвинуто требование об указании назначения изделия: решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.
Указание назначения изделия являлось ранее ключевым фактором при установлении возможности многократного воспроизведения промышленного образца, которое считалось определяющим для установления его промышленной применимости - одного из условий патентоспособности промышленного образца согласно Патентному закону РФ в его первоначальной редакции.
В результате внесения изменений и дополнений в Патентный закон РФ в 2003 г. исключено условие патентоспособности промышленного образца - промышленная применимость, что в принципе соответствует требованиям статьи 25 Соглашения ТРИПС, которая в качестве условий патентоспособности промышленного образца определяет только новизну и оригинальность. Формально выполнив требования Соглашения ТРИПС, законодатель, по сути, сохранил указанное условие патентоспособности промышленного образца, сформулировав его в измененной форме в определении промышленного образца.
В соответствии с ранее действовавшей редакцией абзаца 3 п. 1 ст. 1352 признаки относятся к существенным, если они определяют эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия (в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетания). В новой редакции указанного абзаца исключены слова "и (или) эргономические" и дополнен перечень особенностей внешнего вида изделия, а именно: "сочетание линий, контуры изделий, текстура или фактура материала изделия". Исключение из числа существенных признаков промышленного образца (на мой взгляд, необоснованного) признаков, определяющих эргономические особенности внешнего вида изделия, означает, что характеристики человека, машины и среды, проявляющиеся в конкретных условиях их взаимодействия, не будут учитываться при предоставлении правовой охраны промышленным образцам.
В пункте 2 данной статьи раскрыто условие патентоспособности промышленного образца - новизна. При прежнем регулировании новизна промышленного образца признавалась, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Иными словами, визуальная форма выражения существенных признаков промышленного образца (нашедших отражение на изображениях изделия) и словесная форма их выражения (приведенная в перечне существенных признаков) являлись равнозначными.
Однако в практике экспертизы перечню существенных признаков, как правило, представляющих собой многостраничное словесное описание промышленного образца, придавалось приоритетное значение. В результате новизна промышленного образца оценивалась не с точки зрения творческого характера особенностей внешнего вида изделия, а исходя из словесного описания существенных признаков промышленного образца, составленного заявителем, и зачастую они не совпадали с существенными признаками изображения изделия, в котором должен быть воплощен заявленный промышленный образец.
В нынешней формулировке условия новизны промышленного образца определяющим является внешний вид изделия, поскольку из нее исключено упоминание перечня существенных признаков промышленного образца, которое должно восприниматься прежде всего зрительно. Следует признать, что законодателем предпринята удачная попытка перенести акцент на изображение изделия, сделать такое изображение единственным при определении новизны промышленного образца, что в принципе означает отход от преимущественно патентной формы охраны промышленных образцов, сходной в отдельных аспектах с правовой охраной изобретений и полезных моделей.
Однако уже при формулировке понятия оригинальности промышленного образца в пункте 3 ст. 1352 законодатель проявил непоследовательность, придав этому понятию явный характер патентной формы охраны, хотя и в качестве исключения из общего правила. Так, согласно новой редакции пункта 3 данной статьи промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.
В связи с вышеизложенным представляется справедливым мнение Э.П. Гаврилова, который предупреждал в ходе обсуждения законопроекта, что такое дополнение искажает или, точнее сказать, извращает принцип оригинальности, по сути, отождествляет его с принципом новизны, применяемым к изобретениям и полезным моделям <5>.
--------------------------------
<5> Гаврилов Э.П. Какие изменения предлагается внести в главу 72 ГК РФ? // Патенты и лицензии. 2012. N 3. С. 14.

Завершая эту тему, необходимо отметить: в законодательствах зарубежных стран крайне редко содержатся определения понятий условий промышленного образца, особенно понятия его оригинальности. Как правило, такие понятия раскрываются в судебных решениях, не отличающихся единообразием.
Что касается оригинальности промышленного образца, то в судебной практике таких стран можно отметить два подхода к пониманию оригинальности промышленного образца: авторско-правовой и патентный. Авторско-правовой подход означает независимость при его создании, без копирования (полного или частичного) работы другого автора, т.е. достижение уникального неповторимого творческого результата. Патентный подход основан на существенных отличиях нового образца от известных в данной области дизайнерских решений, что по существу означает приравнивание оригинальности к наличию в образце достаточного уровня изобретательского творчества, выходящего за рамки умения обычного дизайнера.
В соответствии с новым абзацем 1 п. 4 ст. 1352 при установлении новизны и оригинальности промышленного образца также учитываются (при условии более раннего приоритета) все заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых в соответствии с пунктом 2 ст. 1385, пунктом 2 ст. 1394, пунктом 1 ст. 1493 Кодекса вправе ознакомиться любое лицо.
В абзаце 2 данного пункта установлена льгота по новизне в отношении промышленного образца, действие которой в принципе аналогично соответствующей льготе по новизне, предусмотренной для изобретений в пункте 3 ст. 1350. Важно отметить, что указанная льгота предоставляется также в результате экспонирования промышленного образца на выставке, а срок ее предоставления увеличен с 6 до 12 месяцев.
В пункте 5 ст. 1352 предусмотрен исчерпывающий перечень объектов, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленных образцов, хотя некоторые из них и могли бы отвечать условиям патентоспособности промышленного образца.
Ранее к исключениям из правовой охраны в качестве промышленных образцов относились: решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия (как простые формы изделий, так и технические решения, которым может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели или изобретения); объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленные, гидротехнические и другие стационарные объекты; объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.
Из указанного перечня исключены объекты, упомянутые в подпунктах 2 и 3. Следовательно, в настоящее время архитектурные сооружения и объекты неустойчивой формы могут патентоваться в качестве промышленных образцов, что в принципе сближает положение российских дизайнеров с положением их коллег, в частности в странах ЕС. В подпункт 1 внесены некоторые уточнения, определяющие характер исключения из правовой охраны: "решениям, все признаки которых обусловлены (Выделено мной. - В.Е.) исключительно технической функцией изделия".
Кроме того, пункт 5 данной статьи дополнен обширным подпунктом 2, состоящим из двух абзацев. Так, согласно абзацу 1 данного пункта не предоставляется правовая охрана решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении его производителя, или места его производства, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 - 10 ст. 1483 "Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака" ГК РФ, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на них возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.
В соответствии с абзацем 2 данного пункта предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, указанным в пункте 4, подпунктах 1 и 2 п. 9 ст. 1483, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты.
Включение упомянутых выше положений в статью 1352 связано в основном с проблемой кумуляции (совмещения) правовой охраны отдельных объектов в качестве товарных знаков и промышленных образцов, поскольку, как известно, товарные знаки могут быть составлены из рисунков и объемных форм и таким образом представлять собой внешний вид изделия.
В комментируемых положениях описаны случаи, когда правовая охрана промышленного образца испрашивается лицами, имеющими исключительное право на соответствующие объекты, либо предоставление правовой охраны допускается с согласия правообладателей.
Согласно новой редакции пункта 3 ст. 1354 "Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец" охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.
В новой редакции указанного пункта исключено упоминание перечня существенных признаков промышленного образца, что корреспондирует с изменениями, внесенными в статью 1352 Кодекса.

III

Статья 1358 посвящена одному из ключевых институтов патентного права - исключительному праву на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое понимается прежде всего как принадлежащее патентообладателю исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любыми не противоречащими закону способами, в том числе предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи (ранее делалась ссылка и на пункт 3). Представляется целесообразным, прежде чем перейти к анализу изменений, внесенных в эту статью, сделать несколько замечаний относительно самого института исключительного права.
Как следует из определения, в исключительном праве на первое место выдвигается его позитивная функция - правомочие использования запатентованного объекта, что теоретически исключает коллизию легальной патентной монополии с положениями антимонопольного законодательства. Ссылка на статью 1229 означает, что в понятие исключительного права включена его негативная функция, т.е. правомочие патентообладателя запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности.
В пунктах 1 и 2 настоящей статьи особое внимание обращают на себя вводные слова: соответственно "в том числе" и "в частности". Указанный прием юридической техники означает, что установленный здесь перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца является открытым (или примерным). Если в отношении собственных действий патентообладателя открытый перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца можно признать позитивным фактором, то в отношении других лиц, совершающих нарушение исключительного права (контрафакцию), открытый перечень правонарушающих действий - достаточно зловещее явление, особенно в сфере уголовной ответственности за контрафакцию.
Специфика исключительных прав такова, что ответственность за нарушение патента (контрафакцию) наступает только за правонарушения, непосредственно указанные в патентном законодательстве. Такой подход сложился исторически, так как на первом этапе развития патентного законодательства главенствующую роль играла уголовная ответственность за нарушение патента, которая исключает примерный или открытый перечень преступных деяний.
В настоящее время акценты сменились. На первый план вышла гражданско-правовая ответственность, которая в ряде стран является единственным видом ответственности за нарушение патента. Однако традиционный подход к формулировке перечней контрафактных действий остался прежним - такие перечни закрепляются в патентном законодательстве как исчерпывающие или закрытые.
Нетрадиционный подход к перечню контрафактных действий в российском патентном законодательстве чреват серьезными осложнениями, особенно в сфере уголовной ответственности за нарушение патента. Как известно, согласно статье 147 Уголовного кодекса РФ "Нарушение изобретательских и патентных прав" незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца влечет за собой, помимо других, более мягких наказаний (штраф, обязательные работы, арест), лишение свободы на срок до двух лет, а по квалификационным признакам (совершение деяния группой лиц по предварительному сговору, организованной группой) - на срок до пяти лет. Выходит, что ГК РФ открывает возможность привлечения к уголовной ответственности за деяния, непосредственно не указанные в законе, что грубо нарушает принципы возложения уголовной ответственности.
Открытый перечень нарушающих патент действий уже сказался, причем самым неблагоприятным образом, на содержании Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака". В пункте 10 этого Постановления Пленум ВС РФ указал: следует также считать незаконным использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия хотя бы одного из патентообладателей, поскольку порядок использования указанных объектов может определяться договором между обладателями патента.
Вполне очевидно, что указанный случай является примером договорной ответственности, в соответствии с которой на виновную сторону могут возлагаться меры гражданско-правовой, а не уголовной ответственности. В приведенном случае сообладатель патента по своему статусу не может быть признан нарушителем патента, он может нести ответственность по правилам договорной (гражданско-правовой) ответственности. Полагаю, данный пункт Постановления не должен применяться в практике судов.
В целом можно сделать заключение, что законодатель при работе над настоящей статьей не воспользоваться благоприятной возможностью для ее приведения в соответствие с общемировой практикой.
В пункте 2 ст. 1358 изложен открытый (примерный) перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, который в случае нарушения патента (контрафакции) одновременно играет роль перечня противоправных нарушающих патент (контрафактных) действий. Указанный перечень необходимо рассматривать совместно с положением абзаца 3 п. 1 ст. 1229, где дается общее определение контрафакции: использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.
Упомянутый выше перечень, состоявший ранее из четырех позиций, дополнен новым подпунктом 4 следующего содержания: совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта (ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец), в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению.
Вместе с тем положение подпункта 5 п. 2 ст. 1358 о таком виде использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, как осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа, не претерпело никакого изменения, хотя, судя по поправке к абзацу 1 п. 1 ст. 1350, относящейся как к продукту, так и к способу ("в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению"), такое изменение должно было произойти.
Новая редакция абзаца 1 п. 3 ст. 1358 относится отныне только к изобретению (ранее это положение распространялось также на полезные модели): "Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения".
В новом абзаце 2 п. 3 дается определение использования полезной модели в продукте: "...если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели".
Согласно новому абзацу 3 п. 3 при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 ст. 1354 "Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец" ГК РФ.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (абз. 4 п. 3 ст. 1358). В данном определении понятия использования промышленного образца исчезло упоминание перечня существенных признаков промышленного образца.
Положение бывшего абзаца 3 п. 3 ст. 1358 преобразовано в пункт 4 данной статьи в более развернутой редакции: если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.
Законом N 35-ФЗ глава 72 ГК РФ дополнена новой статьей 1358.1, где закреплены положения о зависимых изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах.
Следует признать, что институт зависимых изобретений известен не только советскому изобретательскому праву (в виде дополнительных изобретений) либо патентным законодательствам государств с развитым правопорядком. Норма о зависимых изобретениях во взаимосвязи с институтом принудительных лицензий была закреплена в статье 10 Патентного закона РФ 1992 г., впоследствии она была воспроизведена в статье 1362 ГК РФ, однако без упоминания термина "зависимое изобретение". Указанное обстоятельство, по-видимому, ввело в заблуждение некоторых специалистов, утверждающих, что прежде институт зависимых изобретений не существовал в российском патентном праве.
Согласно пункту 1 ст. 1358.1 зависимыми признаются изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца. При этом зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение. Кроме того, изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если их формула отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.
В пункте 2 данной статьи предписано, что изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.
Статья 1359 посвящена действиям, не являющимся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, т.е. случаям свободного использования запатентованных объектов.
Шестое исключение из патентной монополии, предусмотренное подпунктом 6 данной статьи, касается правила об исчерпании прав патентообладателя, сущность которого заключается в ограничении его прав после изготовления запатентованного продукта и ввода его в гражданский оборот им самим или с его согласия (уполномоченным лицом, которым может быть, например, лицензиат) в отношении действий по дальнейшей коммерческой реализации или использования этого продукта (перепродажа, сдача в аренду и т.д.). Контроль патентообладателя за такими действиями может осуществляться на договорных условиях, если это не нарушает антимонопольное законодательство, и, естественно, в случае нарушения контрагентом таких условий последний будет нести не деликтную, а договорную ответственность, т.е. не будет считаться нарушителем патента. Предполагается, что патентообладатель в результате ввода запатентованного объекта в гражданский оборот им самим или через уполномоченное лицо автоматически исчерпывает свое исключительное право, так как он уже получил выгоду из своей монополии.
Указанный классический вариант исчерпания прав патентообладателя дополнен положением о том, что исчерпание прав допускается не только вследствие введения продукта или изделия в гражданский оборот на территории России самим патентообладателем или с его разрешения, но и "без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено в случаях, установленных настоящим Кодексом". Указанное нововведение, в большей степени ограничивающее исключительное право патентообладателя по сравнению с прежним регулированием, в принципе не применяется в патентных законодательствах государств с развитым правопорядком.
Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец, закрепленное в статье 1361, во всех правовых системах традиционно относят к исключениям из патентной монополии.
Смысл института преждепользования заключается в поощрении параллельного творчества лиц, которые по тем или иным причинам не смогли вовремя запатентовать результаты своего технического или художественно-конструкторского творчества.
В соответствии с пунктом 1 данной статьи лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. ст. 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.
Суть изменения в рассматриваемом пункте заключается в том, что отныне, помимо факта создания преждепользователем независимо от автора тождественного решения, в расчет должно приниматься также "решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 1358)", что также свидетельствует, как и в случае исчерпания прав, об определенном ослаблении позиции патентообладателя в его взаимоотношениях с третьими лицами.
В статье 1363 определены правила в отношении действия исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также удостоверяющих эти права патентов во времени, которая согласно Закону N 35-ФЗ изложена в новой редакции и вступает в силу с 1 января 2015 г.
Отдельные изменения в указанной статье могут показаться на первый взгляд незначительными, юридико-технического характера, однако более тщательное их изучение показывает, что разработчики законопроекта в данном случае учли конструктивную критику, высказанную в литературе в отношении пункта 1 данной статьи <6>.
--------------------------------
<6> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 459, 460.

В соответствии с абзацем 1 п. 1 ст. 1363 в прежней редакции срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и составляет 20 лет для изобретений, 10 лет - для полезных моделей, 15 лет - для промышленных образцов.
Срок действия исключительного права (патента) в этой норме исчисляется не с даты подачи заявки, как это было прежде согласно Патентному закону, а со дня подачи первоначальной заявки, что повлекло за собой определенные последствия.
Во-первых, нарушалось единство терминологии по всему тексту главы 72 ГК РФ, поскольку, например, в статьях 1375 - 1377 речь идет о дате подачи заявки соответственно на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Указанный подход не стыкуется с положениями международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, например статьей 33 Соглашения ТРИПС, согласно которой срок предоставляемой охраны не заканчивается до истечения 20-летнего периода считая с даты подачи заявки. В Договоре о патентной кооперации и Инструкции к указанному Договору, участницей которого является Россия, все установленные сроки также привязаны к соответствующим календарным датам.
Во-вторых, указание в данной норме на подачу первоначальной заявки являлось ошибочным. Речь должна была идти о дате подачи заявки на изобретение, заявки на полезную модель или заявки на промышленный образец, как это указано соответственно в статьях 1375 - 1377 ГК РФ. Другое дело, что для патентов, выдаваемых по выделенным заявкам, законодатель установил в качестве точки отсчета дату первоначальной заявки, на основании которой была подана выделенная заявка. Иными словами, термин "первоначальная заявка" характеризует один из случаев установления приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (по выделенной заявке), а не общее правило для определения начала срока действия исключительного права (патента).
В обновленной редакции пункт 1 ст. 1363 выглядит следующим образом: "Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки:
двадцать лет - для изобретений;
десять лет - для полезных моделей;
пять лет - для промышленных образцов".
Как следует из вышеизложенного, срок действия исключительного права (патента) на полезную модель остался прежним - 10 лет. Однако возможность продления указанного срока на три года, предусмотренная в пункте 3 прежней редакции, исключена Законом N 35-ФЗ, что лишний раз свидетельствует о снижении привлекательности полезной модели для заявителей.
Срок действия исключительного права (патента) на промышленный образец в данном пункте установлен в пять лет, однако согласно новой редакции пункта 3 ст. 1363 указанный срок по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем на 25 лет считая с даты подачи заявки на выдачу патента или в случае выделения заявки - с даты подачи первоначальной заявки, так что статус-кво в отношении промышленного образца по этому вопросу сохранен.
В пункте 2 ст. 1363 установлен порядок продления срока действия исключительного права (патента) на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, что имеет чрезвычайно важное значение для патентообладателей в упомянутых сферах хозяйственной деятельности.
Указанный пункт дополнен двумя абзацами, расширяющими объем правового регулирования в указанной области. Так, с 1 января 2015 г. у патентообладателя могут быть запрошены дополнительные материалы, если без них рассмотрение заявления невозможно. Дополнительные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления такого запроса. Если патентообладатель в этот срок не представит запрошенные материалы или не подаст ходатайство о продлении срока, заявление не удовлетворяется. Срок, установленный для представления дополнительных материалов, может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на 10 месяцев. При продлении на основании абзаца 1 настоящего пункта срока действия исключительного права выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение.
Выдача дополнительного охранного документа является распространенным явлением в мировой практике. Например, согласно статьям L. 611-2 и L. 611-3 Кодекса интеллектуальной собственности Франции 1992 г. в случае выдачи патента, предметом которого является медикамент, способ получения медикамента, продукт, необходимый для получения медикамента, или способ производства такого продукта, используемого для изготовления фармацевтической продукции, возможна выдача дополнительного охранного свидетельства на семь лет, действующего с момента окончания основного срока патента.

IV

Изменения внесены в статьи, регламентирующие основные договорные формы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. ст. 1365, 1366 и 1369 ГК РФ).
Статья 1365 в новой редакции состоит из двух пунктов. Прежний текст данной статьи преобразован в ее пункт 1 без каких-либо изменений. Собственно изменение заключается в пункте 2, согласно которому отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Дополнение статьи 1365 указанной нормой связано, как и в случае с подпунктом 2 п. 5 ст. 1352, с совмещением правовой охраны отдельных объектов в качестве товарных знаков и промышленных образцов, когда возможны коллизии между двумя видами результатов интеллектуальной деятельности. В обновленной статье 1365 не указано, что Роспатент уполномочен отказывать в регистрации отчуждения исключительного права на промышленный образец по причине введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Следует полагать, споры по указанному основанию должны рассматриваться судом согласно подпункту 4 п. 1 ст. 1406 ГК РФ.
Статья 1366 представляет собой один из случаев так называемого самоограничения прав патентообладателя путем добровольно возложенных на себя обязательств, принятие которой было продиктовано попыткой создать льготный режим для отчуждения изобретений, перехода исключительных прав на изобретения от авторов к лицам, располагающим инвестициями по их использованию.
В указанную статью внесены незначительные изменения, носящие уточняющий характер. Так, заявление о публичном предложении заключить договор об отчуждении патента на изобретение согласно пункту 1 данной статьи в новой редакции может подать не просто заявитель, а заявитель, являющийся единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной (ранее - при подаче заявки на выдачу патента на изобретение). Кроме того, дополнительно уточняется, что уплаченные до подачи указанного заявления пошлины не возвращаются.
Согласно новой редакции абзаца 2 п. 2 данной статьи государственная регистрация перехода исключительного права к приобретателю по договору об отчуждении патента осуществляется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии уплаты всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель), что в целом корреспондирует с изменением в общей норме пункта 3 ст. 1232 ГК РФ.
В указанном русле осуществлены изменения в статье 1369 "Форма договора о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и государственная регистрация перехода исключительного права, его залога и предоставления права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца". В соответствии с пунктом 1 данной статьи договор об отчуждении патента, лицензионный договор, другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.
Согласно пункту 2 данной статьи отчуждение и залог исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, предоставление по договору права их использования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232.
В § 4 гл. 72 (ст. ст. 1370 - 1374) закреплены положения, предусматривающие правовое регулирование отношений в сфере служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных при выполнении работ по договору. В указанном параграфе изменения внесены в статьи 1370 - 1372.
Указание в норме пункта 3 ст. 1370 на возможность заключения гражданско-правового договора между работником и работодателем является новеллой в правовом регулировании служебного изобретательства. Можно предположить, что такая возможность не получит широкого применения в практике взаимоотношений между работодателем и работником, поскольку определяющими для них являются трудовые отношения, как они определены в статье 15 Трудового кодекса РФ, - отношения, основанные, в частности, на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью с указанием квалификации); конкретного вида поручаемой работнику работы, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка, который определяется преимущественно работодателем.
Следует иметь в виду, что трудовое право не основано на равенстве участников правоотношений, на свободе договора, как это принято в гражданском праве. В трудовом праве, с одной стороны, декларируется свобода труда, включая право на труд, а также социальное партнерство. С другой стороны, работник жестко подчинен правилам внутреннего трудового распорядка, условиям трудового договора, в котором определена его трудовая функция, в том числе в сфере изобретательства.
Вопрос о правовой природе отношений работника и работодателя в сфере служебного изобретательства всегда был спорным в юридической литературе. Например, в свое время была высказана точка зрения, согласно которой основанием перехода прав к работодателю является гражданско-правовой, а не трудовой договор, просто в документ, именуемый трудовым договором, могут быть включены гражданско-правовые условия <7>.
--------------------------------
<7> Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М.: Статут, 2003. С. 301.

Указанные воззрения в отдельных случаях ошибочно были восприняты судебной практикой. В качестве примера такого влияния доктрины на судебную практику можно привести пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" <8>, где указано, что если возник спор по поводу неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер (например, о предоставлении жилого помещения, о выплате работнику суммы на приобретение жилого помещения), то, несмотря на то что эти условия включены в содержание трудового договора, они по своему характеру являются гражданско-правовыми обязательствами работодателя.
--------------------------------
<8> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 6.

Поэтому принятие указанной поправки в пункт 3 ст. 1370, допускающей альтернативный выбор сторон в определении содержания своих отношений (трудовые или гражданско-правовые), окончательно развенчало идею о включении гражданско-правовых условий в трудовой договор, а, скорее всего, лишь их обозначение таковыми. Вместе с тем следует признать: отношения между работодателем и работникам по поводу служебных произведений по-прежнему являются преимущественно трудовыми правоотношениями.
В пункте 4 ст. 1370 установлен порядок определения принадлежности права на получение патента и исключительного права на служебное изобретение. По общему правилу (абз. 1 указанного пункта) работник должен письменно уведомить работодателя о создании результата, в отношении которого возможна правовая охрана. Данная норма сформулирована достаточно ясно и определенно.
В абзаце 2 указанного пункта, в который Законом N 35-ФЗ внесены отдельные поправки, определены правовые последствия бездействия работодателя в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником о полученном результате, в отношении которого возможна правовая охрана. Так, если работодатель в течение указанного выше срока: не подаст заявку на выдачу патента на служебное изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение другому лицу, не сообщит работнику о сохранении о соответствующем результате интеллектуальной собственности в тайне, то право на получение патента возвращается работнику.
В упомянутом выше абзаце слова "принадлежат работнику" заменены словами "возвращается работнику", что подвергает сомнению положение пункта 3 ст. 1370 о презумпции принадлежности служебного изобретения работодателю. Здесь более уместно было бы использовать словосочетание "переходит работнику".
Кроме того, в этом абзаце слово "компенсации" заменено словом "вознаграждения". Факт перехода права на получение патента (возвращения) к работнику означает, что работодатель в течение всего срока действия патента имеет право использования служебного изобретения в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю-работнику вознаграждения (ранее - компенсации), размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.
В новой редакции пункта 5 ст. 1246 ГК РФ указано: Правительство РФ вправе устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, промышленные образцы, применяемые, если работодатель и работник не заключили соответствующий договор.
В соответствии с пунктом 3 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утв. Постановлением Правительства РФ от 4 июня 2014 г. N 512 <9>, за использование работодателем служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере его средней зарплаты за последние 12 календарных месяцев, в которые такие изобретение, полезная модель, промышленный образец были использованы. При этом вознаграждение выплачивается в течение месяца после истечения каждых 12 календарных месяцев, когда использовались такие изобретение, полезная модель, промышленный образец. Указанный размер вознаграждения, равно как и другие ставки вознаграждения по другим основаниям, установленные в упомянутых Правилах, существенно меньше по сравнению с союзными нормами вознаграждения, что не будет способствовать развитию изобретательства в нашей стране.
--------------------------------
<9> Официальный интернет-портал (по состоянию на 9 июня 2014 г.).

Особого внимания заслуживает проблема наследования права автора на вознаграждение за служебное изобретение, поскольку в юридической литературе встречаются различные суждения по этому поводу, иногда даже отрицающие возможность наследования указанного права. Например, О.А. Шилохвост, не подвергая сомнению имущественный характер права на получение авторского вознаграждения, тем не менее не допускал возможность наследования этого права как неразрывно связанного с личностью наследодателя работника и в силу этого подпадающего под ограничения, предусмотренные статьей 1112 ГК РФ <10>.
--------------------------------
<10> Шилохвост О.А. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Патенты и лицензии. 2008. N 1. С. 35.

Автором настоящей статьи, напротив, делался вывод, что право на авторское вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, в основе которого лежит платеж, приравненный к заработной плате, является имущественным правом, и оно может передаваться по наследству <11>.
--------------------------------
<11> Еременко В.И. О служебном изобретательстве в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. N 7. С. 38.

Законодатель в марте 2014 г. завершил указанную полемику в пользу наследников авторов служебных изобретений, дополнив пункт 4 ст. 1370 новым абзацем 4 следующего содержания: "Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права".
Включение в ГК РФ статьи 1371 окончательно сняло вопросы разграничения трудовых договоров, содержащих положения о служебных изобретениях, полезных моделях или промышленных образцах, и гражданско-правовых договоров о создании и использовании указанных объектов. Законом N 35-ФЗ пункт 1 данной статьи сформулирован в следующей обновленной редакции: "Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное".
Отдельные изменения внесены в статью 1372, посвященную вопросам создания промышленного образца по договору заказа. Согласно новой редакции пункта 1 данной статьи право на получение патента и исключительное право на промышленный образец, созданный по договору, предметом которого было его создание (по заказу), принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное. В обновленном пункте 3 данной статьи предписано: если в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента и исключительное право на промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.

V

Практически все статьи § 5 гл. 72 ГК РФ, касающиеся получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, затронуты изменениями, многие из которых носят юридико-технический характер. Причем большинство норм указанного параграфа являются нормами административного права, призванными "обслуживать" сферу гражданского права для целей получение патента, чем нарушен цивилистический характер Гражданского кодекса РФ.
В этом отношении ГК РФ радикально отличается от кодексов государств с развитым правопорядком, в том числе государств СНГ, где процедурные нормы патентного права сконцентрированы в специальных законах по охране интеллектуальной (включая промышленную) собственности.
Подпараграф 1 § 5 ГК РФ (ст. ст. 1374 - 1380) посвящен заявочной документации, вопросам внесения изменения в документы заявок, преобразования заявок на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также отзыва заявок.
В статье 1375 закреплены требования к заявке на выдачу патента на изобретение. В пункте 2 данной статьи, содержащем перечень документов, которые должны составлять заявку, изменения коснулись первых трех подпунктов, которые изложены в следующей редакции:
"1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании".
Наиболее значимым из приведенных выше изменений является включение в подпункт 2 гипотетической фигуры специалиста в данной области техники, понятие которого должно быть раскрыто в подзаконном акте.
Наиболее существенным изменением в статье 1376, посвященной заявке на выдачу патента на полезную модель, является исключение из пункта 1 слов "или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел", означающее преобразование требования единства полезной модели. Отныне заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели, что со всей очевидностью снизит привлекательность полезной модели для заявителей. Вместе с тем упоминание о группе полезных моделей осталось в статье 1399, где регламентировано досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, что свидетельствует о не вполне тщательной работе составителей законопроекта.
Из статьи 1377, в которой закреплены требования к заявке на выдачу патента на промышленный образец, исключен подпункт 5 п. 2, предусматривающий перечень существенных признаков промышленного образца; из пункта 3 исключены упоминания описания промышленного образца и перечня существенных признаков промышленного образца, что корреспондирует с изменениями, внесенными в статью 1352 относительно условий патентоспособности промышленного образца.
Существенные изменения внесены в статью 1378, в которой регламентировано внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец, объективно ухудшившие положение заявителя. Так, если прежде заявитель был вправе вносить в документы заявки исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, то отныне согласно новой редакции абзаца 1 п. 1 данной статьи заявитель вправе осуществлять указанные действия по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной, что больше смахивает на обязанность заявителя, а не на его правомочие.
Согласно новому абзацу 2 указанного пункта по собственной инициативе заявитель вправе лишь однократно представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание после получения им отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 - 4 ст. 1386 Кодекса.
В соответствии с новым пунктом 2 ст. 1378 дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат:
- иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель;
- признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 п. 2 ст. 1375 или подпунктами 1 - 4 п. 2 ст. 1376 и представленных на дату подачи заявки;
- указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.
В новом пункте 3 данной статьи указано, что дополнительные материалы изменяют заявку на промышленный образец по существу, если содержат изображения изделия, на которых:
- представлен иной промышленный образец, не удовлетворяющий требованию единства промышленного образца в отношении промышленного образца или группы промышленных образцов, раскрытых на изображениях, принятых к рассмотрению;
- представлены существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, либо представлены изображения изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки.
Согласно обновленному пункту 5 ст. 1378 срок представления в Роспатент изменений, внесенных заявителем в документы заявки на изобретение, увеличен с 12 до 15 месяцев в целях учета таких изменений с даты подачи заявки при публикации сведений о заявке.
Важное дополнение предусмотрено к статье 1379, которая ранее относилась к преобразованию заявки на изобретение в заявку на полезную модель, а также в обратном порядке. В настоящее время в этот механизм встроен также промышленный образец, однако можно предположить, что случаи таких преобразований будут немногочисленны. В соответствии с новой редакцией пункта 3 данной статьи преобразование заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец допускается, если сохраняются приоритет и дата подачи преобразованной заявки с соблюдением требований, предъявляемых соответствующими статьями ГК РФ.
Подпараграф 2 § 5 гл. 72 ГК РФ (ст. ст. 1381 - 1383) посвящен чрезвычайно важному институту патентного права - приоритету изобретения, полезной модели и промышленного образца.
По общему правилу, предусмотренному в пункте 1 ст. 1381, приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Пункт 3 данной статьи, где сформулировано так называемое правило о внутреннем приоритете, представлен в новой редакции, согласно которой приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности более ранней заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, при условии, что более ранняя заявка не отозвана, не признана отозванной и по ней не состоялась государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре на дату подачи заявки, в которой испрашивается приоритет, и при этом заявка на изобретение, где испрашивается приоритет, подана в течение 12 месяцев с даты подачи более ранней заявки, а заявка на полезную модель или промышленный образец - в течение шести месяцев с даты подачи более ранней заявки.
В статье 1382, посвященной конвенционному приоритету изобретения, полезной модели или промышленного образца, изменения претерпели пункты 2 и 3. Из пункта 2 исключено упоминание полезной модели, отныне его действие распространяется только на промышленный образец. Указанный пункт дополнен абзацем 2, согласно которому, если заверенная копия первой заявки не представлена в указанный срок, право приоритета тем не менее может быть признано федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в этот орган до истечения указанного срока. Ходатайство может быть удовлетворено при условии, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве, куда подана первая заявка, в течение восьми месяцев с даты подачи первой заявки и представлена в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двух месяцев со дня ее получения заявителем.
Соответственно, пункт 3 ст. 1382 стал относиться не только к изобретениям, но и к полезным моделям. Поэтому абзац 3 указанного пункта изложен в новой редакции: федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе потребовать от заявителя представления перевода на русский язык первой заявки на изобретение или полезную модель, только если проверка действительности притязания на приоритет изобретения или полезной модели связана с установлением патентоспособности заявленных изобретения или полезной модели.

VI

В подпараграфе 3 § 5 гл. 72 (ст. ст. 1384 - 1392) урегулированы вопросы экспертизы заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также временной правовой охраны изобретений. Из заголовка данного параграфа исключено упоминание полезной модели и промышленного образца относительно временной правовой охраны, о необходимости устранения этой технической ошибки мною указывалось ранее в комментарии к статье 1384.
Статья 1384, содержащая правила о проведении формальной экспертизы заявки на изобретение, получила новую редакцию, однако внесенные в нее изменения нельзя признать существенными. Так, отдельные изменения связаны с перестановкой местами пунктов в рамках данной статьи (бывший пункт 3 стал пунктом 2) либо с переносом некоторых положений в другую статью (бывший пункт 2 стал абзацем 3 п. 6 ст. 1386, в которой идет речь об экспертизе заявки на изобретение по существу). В отношении последнего случая сделана ссылка в новом пункте 5 ст. 1384: подлежат применению правила абзаца 3 п. 6 ст. 1386, если при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение установлено, что представленные заявителем дополнительные материалы изменяют заявку по существу.
Более значимыми являются новые положения пунктов 3 и 4 ст. 1384 о представлении заявителем документов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение трех месяцев со дня направления запроса (ранее - в течение двух месяцев со дня получения им (заявителем) запроса). Однако и в этом случае ввиду огромных размеров нашей страны заявители поставлены в неравное положение вследствие неодинаковой удаленности от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
В статье 1385 установлены правила публикации сведений о заявке на изобретение с целью информирования заинтересованных лиц о предполагаемых исключительных правах на изобретение. В абзаце 4 п. 1 данной статьи изложены условия, при наличии которых публикация сведений о заявке не производится: если до истечения 15 месяцев с даты подачи (ранее - 12 месяцев) заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.
Статья 1386 посвящена самому важному этапу экспертизы заявки на изобретение - экспертизы по существу, являющейся по своему содержанию отсроченной экспертизой, которая получила широкое распространение в мире. Наиболее важные изменения в настоящей статье заключаются в следующем.
В пункте 2 в отношении содержания экспертизы по существу обновлены первые две позиции и добавлены к существующим еще две позиции, в результате экспертиза по существу в настоящее время включает:
- информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;
- проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 ст. 1349, и условиям патентоспособности, установленным абзацем 1 п. 1, пунктами 5 и 6 ст. 1350;
- проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 п. 2 ст. 1375 и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем 2 п. 1 ст. 1350.
В соответствии с новым пунктом 5 ст. 1386 по заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном статьей 1385, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует отчет об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктами 2 и 4 настоящей статьи.
После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350. Такие лица не принимают участие в производстве по заявке. Замечания учитываются при принятии решения по заявке в порядке, установленном статьей 1387 ГК РФ. Порядок и сроки информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска и публикации отчета о таком поиске устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
Полагаю, указанное нововведение (участие любых лиц в производстве по заявке) сыграет положительную роль в улучшении качества экспертизы по существу, особенно в условиях, когда Роспатент в последние годы, установив годичный срок рассмотрения патентных заявок, фактически перешел на явочную систему выдачи патентов на изобретение.
В статье 1387 урегулированы вопросы вынесения решений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, об отказе в его выдачи, о признании заявки отозванной, об обжаловании указанных решений, в которую внесены отдельные изменения.
В соответствии с новой редакцией абзаца 3 п. 1 данной статьи до принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.
В ранее действовавшей редакции указанного абзаца заявителю предоставлялся шестимесячный срок на ответ, исчисляемый со дня получения им уведомления, так что действующая норма объективно ухудшает положение заявителя.
В новой редакции пункта 3 ст. 1387 указано, что решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение семи месяцев со дня направления (ранее - в течение шести месяцев со дня получения) им заявителю соответствующего решения или запрошенных в указанном федеральном органе копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на изобретение.
Из указанного пункта исключено упоминание палаты по патентным спорам, ее место занял федеральный орган исполнительной власти, что представляется закономерным, поскольку палата по патентным спорам никогда не была самостоятельной в вынесении своих решений.
В статье 1388 в прежней редакции речь шла о процессуальных правах заявителя на этапе экспертизы заявки изобретения по ознакомлению с патентными материалами, на которые имеется ссылка в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях или иных документах, полученных заявителем из федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Законом N 35-ФЗ указанная норма дополнена следующим ограничительным текстом: "...за исключением документов заявки, с которыми не вправе ознакомиться любое лицо (в частности, заявки, указанной в уведомлении, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 1383 настоящего Кодекса), если сведения о такой заявке не опубликованы".
Напомню читателю: в первых двух абзацах п. 1 ст. 1383 предусмотрены правовые последствия подачи разными заявителями заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы с одной и той же датой приоритета. В случае обнаружения экспертизой такого факта патент на соответствующий объект может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. При этом заявители обязаны добиться искомого соглашения и сообщить о нем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 12 месяцев со дня направления им соответствующего уведомления указанным федеральным органом.
Вполне очевидно, что экспертиза не имеет права противопоставлять материалы, с которыми не вправе ознакомиться заявитель, поэтому указанное дополнение должно быть отменено. К тому же приведенный в тексте обновленной статьи 1388 ограничительный пример крайне неудачен, поскольку в случае идентичности заявленных изобретений (полезных моделей, промышленных образцов) никакое нежелательное раскрытие более ранних неопубликованных заявок не произойдет. В иных случаях, например в случае частичного совпадения объектов, экспертиза обязана направить копию материалов более ранней неопубликованной заявки в пределах того, что раскрыто заявителем в его более поздней заявке.
В пунктах 1 и 2 ст. 1389, предусматривающей восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение, указание палаты по патентным спорам, как и в ряде других статей Кодекса (например, в статье 1387), заменено указанием на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Кроме того, пункт 1 данной статьи дополнен абзацем 2, согласно которому восстановление сроков, предусмотренных пунктом 4 ст. 1384, пунктами 1 и 6 ст. 1386, осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отмене решения о признании заявки отозванной и восстановлении пропущенного срока.
Пожалуй, самое кардинальное изменение в области патентного права - это полное преобразование института полезной модели, которое особенно ярко подтверждается, помимо других статей ГК РФ, новой редакцией статьи 1390, где изложены положения об экспертизе заявки на полезную модель.
Как известно, ранее экспертиза заявки на полезную модель была основана на так называемой явочной системе регистрации полезных моделей, когда проверке подлежали преимущественно формальные требования к заявке, без анализа существа полезной модели. Именно этим - простотой и быстротой получения охранного документа институт полезной модели привлекал отечественных заявителей, доминировавших в среде владельцев патентов на полезную модель. Однако множественные и резонансные злоупотребления, связанные с получением патентов на полезную модель, в конечном счете привели к настоящему перевороту в сфере правовой охраны полезных моделей, которая в настоящее время практически ничем не отличается от правовой охраны изобретений. Так, в соответствии с новой редакцией пункта 1 ст. 1390 по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 ст. 1376, и их соответствие установленным требованиям.
При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, включающая:
- информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели;
- проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным пунктом 4 ст. 1349, и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем 1 п. 1, пунктами 5 и 6 ст. 1351;
- проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 п. 2 ст. 1376 и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
- проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем 2 п. 1 ст. 1351.
Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 ст. 1349 и пунктах 5 и 6 ст. 1351, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.
В новой редакции пункта 2 данной статьи указано: если в результате экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленная полезная модель, которая выражена формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 ст. 1349, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351, и сущность заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 п. 2 ст. 1376 и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на полезную модель с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на полезную модель и дата приоритета полезной модели.
Если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, либо документы заявки, предусмотренные подпунктами 1 - 4 п. 2 ст. 1376 и представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.
Согласно новой редакции пункта 3 при проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель и экспертизы заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2 - 5 ст. 1384, пунктом 6 ст. 1386, пунктами 2 и 3 ст. 1387, статьями 1388 и 1389, которые относятся к вопросам правовой охраны изобретений.
Бывший пункт 5 ст. 1390, в которой регламентирован порядок засекречивания документов заявки на полезную модель, преобразован соответственно в пункт 4 данной статьи практически без изменений.
Вполне очевидно, что после внесения упомянутых выше изменений институт полезной модели потеряет всякий интерес для заявителей, что лишний раз подтвердит правоту специалистов, выступавших в свое время против его введения в патентное законодательство нашей страны.
Существенно расширен объем статьи 1391, в которой регламентировано проведение экспертизы заявки на промышленный образец, хотя, по сути, подход к указанной экспертизе остался прежним.
В России принята так называемая проверочная система экспертизы заявки на промышленный образец, состоящая из двух этапов - формальной экспертизы и экспертизы по существу. По этому параметру экспертиза заявки на промышленный образец сходна с отсроченной экспертизой заявки на изобретение, однако по другим параметрам (отсутствие публикации заявки, ходатайства о проведении экспертизы по существу, ходатайства о проведении информационного поиска) она существенно от нее отличается.
В пункте 1 ст. 1391 определены этапы проведения экспертизы заявки на промышленный образец - формальная экспертиза и экспертиза по существу с краткой характеристикой содержания. При положительном результате формальной экспертизы автоматически, без подачи какого-либо ходатайства, проводится экспертиза по существу.
В обновленном пункте 1 данной статьи более детально изложено содержание экспертизы промышленного образца по существу, которая в настоящее время включает:
- информационный поиск в отношении заявленного промышленного образца для определения общедоступных сведений, с учетом которых будет осуществляться проверка его патентоспособности;
- проверку соответствия заявленного промышленного образца требованиям, установленным статьей 1231.1 "Объекты, включающие официальные символы, наименования и отличительные знаки", пунктом 4 ст. 1349 "Объекты патентных прав", и условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем 1 п. 1, пунктом 5 ст. 1352;
- проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем 2 п. 1 ст. 1352.
Информационный поиск в отношении объектов, указанных в подпункте 4 п. 4 ст. 1349, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.
В новом пункте 2 ст. 1391 указано: если в результате экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный промышленный образец, представленный на изображениях внешнего вида изделия, не относится к объектам, указанным в статье 1231.1 или пункте 4 ст. 1349, и соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на промышленный образец. В решении указываются дата подачи заявки на промышленный образец и дата приоритета промышленного образца. Однако если в процессе экспертизы заявки на промышленный образец по существу установлено, что заявленный объект не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, федеральный орган исполнительной власти принимает решение об отказе в выдаче патента.
Что касается бывшего пункта 2 данной статьи, то он практически без изменений преобразован в пункт 3, где сделаны ссылки на соответствующие статьи Кодекса относительно правовой охраны изобретений, применяемые при проведении формальной экспертизы и экспертизы по существу заявки на промышленный образец.

VII

Правила регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца изложены в подпараграфе 4 § 5 гл. 72 (ст. ст. 1393 - 1397).
В статье 1393 раскрыта одна из основных функций федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и выдача на эти результаты технического и художественно-конструкторского творчества охранных документов. Основные изменения и дополнения к данной статье заключаются в следующем. Пункт 2 дополнен абзацем 2, согласно которому в случае оспаривания решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в порядке, установленном статьей 1248, решение о признании заявки отозванной не принимается.
В соответствии с обновленной редакцией пункта 4 Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в выданный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) в соответствующий государственный реестр изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе, в том числе к наименованию, имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, имени автора, адресу для переписки, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.
В статье 1394, посвященной публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, изменения коснулись пункта 1, где разграничены положения, относящиеся к публикации сведений о выдаче патента на изобретение и полезную модель, с одной стороны, и к публикации сведений о выдаче патента на промышленный образец - с другой. В соответствии с новым абзацем 2 п. 1 федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на промышленный образец, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название промышленного образца и изображение изделия, дающие полное представление о всех существенных признаках промышленного образца. Как следует из вышеизложенного, в указанной норме, в отличие от прежней редакции статьи 1394, отсутствует упоминание существенных признаков промышленного образца.
Статья 1395 посвящена вопросам патентования изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и международных организациях, которое предполагает процедуру получения охранных документов в патентных ведомствах иностранных государств или в региональных патентных организациях, предоставляющих исключительное право на изобретение или полезную модель, действующее на территории государства патентования или на территории группы государств определенного региона патентования.
В пункте 2 данной статьи содержится исключение из общего порядка зарубежного патентования изобретений и полезных моделей, предусмотренного в ее пункте 1, допускаемое на основании международных договоров, участницей которых является Россия. Согласно этому пункту патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации (далее - РСТ) или Евразийской патентной конвенцией (далее - ЕАПК) изобретения или полезной модели, созданных в Российской Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с РСТ (международная заявка) подана в указанный федеральный орган как в получающее ведомство и в ней указана Россия в качестве государства, где заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через указанный федеральный орган.
Иными словами, в этом случае у заявителя нет необходимости подавать сначала российскую заявку, а на ее основе, с использованием права конвенционного приоритета, - международную или евразийскую заявку.
Однако требование об указании в международной заявке России в качестве страны патентования представляет собой форму давления на заявителя и нарушение его свободы волеизъявления в процессе зарубежного патентования, т.е. ограничение его субъективных гражданских прав. Российский заявитель обязан подать международную заявку в указанный федеральный орган в целях ее проверки на наличие государственной тайны, но он при этом вправе в качестве стран патентования указывать государства, где у него имеются экономические интересы.
Пункт 2 ст. 1395 дополнен абзацем 2, согласно которому в отношении соответствующей заявки, послужившей основанием для испрашивания приоритета по международной заявке, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, положение абзаца 2 п. 3 ст. 1381 не применяется. Иными словами, в данном случае не применяется норма, согласно которой при подаче заявки, в которой испрашивается приоритет, более ранняя заявка признается отозванной.
В статье 1396 изложены некоторые особенности рассмотрения международных заявок при переходе их на национальную фазу и евразийских заявок в случае их преобразования в российские заявки на изобретение.
По общему правилу, закрепленному в предложении первом пункта 1 данной статьи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности начинает рассмотрение международной заявки на изобретение или полезную модель, поданной в соответствии с РСТ, где Российская Федерация указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель, по истечении 31 месяца с даты испрашиваемого в международной заявке приоритета при условии представления в указанный федеральный орган исполнительной власти заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель. По просьбе заявителя международная заявка рассматривается до истечения этого срока. В новой редакции рассматриваемой нормы исключено второе предложение пункта 1 статьи 1396, содержавшее условие: данная норма применяется, если заявка подана на русском языке или заявителем до истечения указанного срока представлен в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевод на русский язык заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке. В соответствии с новой редакцией абзаца 2 п. 1 представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель может быть заменено представлением содержащегося в международной заявке заявления на русском языке или перевода такого заявления на русский язык. Как и прежде, если указанные документы в установленный срок не представлены, действие международной заявки в отношении Российской Федерации в соответствии с РСТ прекращается. Вместе с тем согласно новому абзацу 4 данного пункта пропущенный заявителем срок представления указанных документов может быть восстановлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии указания причин его несоблюдения.
Бывший абзац 4, в котором говорилось о сроке, предусмотренном пунктом 3 ст. 1378, исключен по причине исключения самого пункта 3 из статьи 1378.
По той же причине из пункта 2 ст. 1396 исключено предложение второе с упоминанием указанного срока, в котором речь идет о рассмотрении евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с ЕАПК силу предусмотренной ГК РФ заявки на изобретение.
В § 6 гл. 72 (ст. ст. 1398 - 1400), посвященной вопросам прекращения и восстановления действия патента, наибольшие изменения произошли в статье 1398, в которой установлены правила признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Пункт 1 данной статьи, где закреплен исчерпывающий перечень (состоящий ранее из четырех подпунктов) оснований для признания недействительным полностью или частично патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ранее - в течение срока его действия), дополнен новым основанием, предусмотренным в новом подпункте 2:
"2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники".
О неблагоприятных последствиях отсутствия данного основания в тексте этой статьи мною указывалось при ее комментарии <12> со ссылкой на зарубежный опыт, а также на обстоятельство, что требования о полноте описания изобретения и полезной модели установлены соответственно в статьях 1375 и 1376 ГК РФ, однако остаются без санкций в случае их невыполнения.
--------------------------------
<12> Еременко В.И., Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 594.

Пункт 2 ст. 1398 дополнен абзацем 3, согласно которому патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами 1 и 2 настоящего пункта. В принципе указанное дополнение явилось следствием толкования указанной статьи в пункте 54 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", что является ярким примером корректного взаимодействия судебной власти и законодательного органа при осуществлении им нормотворческой функции в рамках государства с континентальной системой права.
Не вполне логичным может показаться решение законодателя определить субъектом оспаривания заинтересованное лицо в случае оспаривания патента по истечении срока его действия, в то время как согласно первым двум абзацам пункта 2 патент может быть оспорен в течение срока его действия любым лицом. Следует иметь в виду, что в первых двух абзацах пункта 2 комментируемой статьи речь идет о публичных интересах, защита которых может осуществляться любым лицом в течение срока действия патента. По истечении же срока действия патента (как досрочного, так и при истечении его предельного срока), когда ранее запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец перешли в общественное достояние, возможно, например, предъявление бывшим патентообладателем судебного иска к конкретному лицу о нарушении патента в период его действия в пределах срока исковой давности. Вполне очевидно, что в подобных случаях патенты могут быть оспорены конкретными заинтересованными лицами.
Новеллой является содержание нового пункта 3 ст. 1398: в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 ст. 1363. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 ст. 1349, статьей 1351, подпунктом 2 п. 2 ст. 1376. Преобразование не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном пунктом 1 ст. 1366, и это заявление не отозвано в соответствии с пунктом 3 ст. 1366 на день подачи заявления о преобразовании патента. В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.
В статье 1400 предусмотрено восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и связанное с ним право послепользования. Указанная статья дополнена пунктом 4, согласно которому право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, где имело место использование изобретения либо решения, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 1358), полезной модели или промышленного образца либо были сделаны необходимые к этому приготовления. Указанное решение законодателя представляется логичным, оно соответствует норме пункта 2 ст. 1361 о передаче права преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Параграф 8 гл. 72, где идет речь о защите прав авторов и патентообладателей, дополнен статьей 1406.1, предусматривающей ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которая вступает в силу с 1 января 2015 г. Так, в случае контрафакции автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст. ст. 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
- в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца способом, использованным нарушителем.
Указанная статья, существенно расширяющая арсенал борьбы правообладателей с нарушителями их прав, почти дословно воспроизводит положения статьи 1301 ГК РФ относительно ответственности за нарушение исключительного права на произведение.
В заключение следует отметить: несмотря на многочисленность изменений в главе 72 ГК РФ, их нельзя признать реформой патентного права. Нововведений, подобных упомянутой выше статье, немного, в основном это поправки юридико-технического характера.
Главное изменение, вызванное благими намерениями устранения почвы для злоупотребления правом на получение патента на полезную модель, - это фактическая ликвидация института полезной модели, поскольку такие новеллы, как введение экспертизы полезной модели по существу, абсолютная мировая новизна, запрет на группу полезных моделей, исключение продления срока ее правовой охраны, наверняка отобьют охоту у большинства заявителей обращаться к этому институту правовой охраны.

Библиография

Гаврилов Э.П. Какие изменения предлагается внести в главу 72 ГК РФ? // Патенты и лицензии. 2012. N 3.
Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009.
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М.: Статут, 2003.
Еременко В.И. О служебном изобретательстве в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. N 7.
Еременко В.И. О выставочном приоритете в законодательстве Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2010. N 4.
Корчагин А.Ф., Джермакян В.Ю., Полищук Е.П. и др. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской федерации / Под ред. А.Д. Корчагина. М.: ИНИЦ Роспатента, 1999.
Шилохвост О.А. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Патенты и лицензии. 2008. N 1.

Теги: патентование, патент, защита интеллектуальной собственности

Все новости

Рейтинг
 

Нас спрашивают