СИП обнаружил правовой пробел Роспатента

06.03.2019 16:59:00
Правообладатель товарного знака вправе дать другому лицу согласие на регистрацию другого, сходного до степени смешения товарного знака, и это согласие не может быть отозвано (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Однако при этом закон указывает, что такая регистрация допустима лишь при условии, что она не может стать причиной введения потребителя в заблуждение.

Дополнительных пояснений на этот счет Кодекс не содержит, что является явным пробелом правового регулирования и порождает вопросы о том, какое заблуждение и какие последствия имел в виду законодатель.
Дело в том, что госрегистрация сходных до степени смешения товарных знаков и их использование разными лицами сами по себе создают угрозу введения потребителей в заблуждение: они могут не отличить товары разных производителей на рынке, обмануться как в производителе, так и в уровне качества товаров, маркированных сходными товарными знаками. Однако думается, что законодатель вряд ли имел в виду такое заблуждение, иначе не предусмотрел бы указанный способ распоряжения исключительным правом на товарный знак.
Пытаясь устранить этот пробел и выработать критерии учета согласия на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла Рекомендации по применению положений ГК РФ, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака (утверждены Приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. № 190), в которых предложила учитывать «родственные связи предприятий», степень известности старшего товарного знака, круг потребителей товаров, а также степень сходства обозначений:

  • В частности, по мнению Роспатента, если речь идет о товарах широкого потребления, а старший товарный знак достаточно известный, то регистрация сходного до степени смешения товарного знака возможна лишь при условии, что предприятия являются родственными. Этот подход был затем перенесен и в Руководство по экспертизе (утверждено Приказом Роспатента от 24 июля 2018 г. № 128).

Однако в связи с этим возникает еще больше вопросов. Например, на какой момент времени предприятия должны быть родственными, что это вообще такое – «родственная связь» предприятий (видимо, все же организаций, а не имущественных комплексов), и как быть, если она исчезает?

Указанные вопросы стали предметом рассмотрения Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) в деле № СИП-127/2018.


В 2015 г. одна компания дала другой аффилированной с ней компании (полностью совпадали участники) согласие на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака: текстовый элемент совпадал полностью, а изображение было другим. В 2016 г. эти компании перестали быть родственными: почти все участники первой компании вышли из ее состава, продав принадлежащие им доли, директор также был заменен.

Между тем оба предприятия остались на рынке, продолжали производить товары под сходными до степени смешения товарными знаками и вступили тем самым в прямую конкуренцию.

Первая компания попыталась оспорить регистрацию товарного знака, совершенную с ее согласия, ссылаясь на то, что ее собственный, более ранний, товарный знак хорошо известен, товары предназначены для широкого круга потребителей, которые таким образом вводятся в заблуждение. По мнению первой компании, выданное согласие не должно было учитываться Роспатентом и повлечь регистрацию оспариваемого товарного знака. 
Однако Роспатент оставил регистрацию в силе, решив, что налицо родственная связь предприятий, а известность товарного знака не доказана. 
Тогда первая компания обратилась в СИП, указав на ошибки Роспатента в определении степени известности бренда, а также на явное сходство товарных знаков и отсутствие родственных связей предприятий на дату регистрации товарного знака. Кроме того, по мнению заявителя, действия бывшего гендиректора, подписавшего согласие, были недобросовестными.

Вторая компания была категорически не согласна с утверждениями о недобросовестности директора, которая также не подтверждалась материалами дела. Указывая, что противоречивым и недобросовестным является поведение первой компании – правообладателя старшего товарного знака. В самом деле она ранее дала согласие на регистрацию, и вторая компания полагаясь на него, получила регистрацию своего товарного знака, начала его использовать, затратила деньги на раскрутку бренда, а теперь оппонент стремится к признанию регистрации недействительной, что повлечет убытки вызванные невозможностью выпуска товаров под данным брендом и даже признание их контрафактными.

Участвовавший в судебном деле Роспатент разумно добавлял, что поведение Первой  компании фактически означает отзыв согласия, поскольку оспаривание ранее разрешенной им регистрации невозможно оценить иначе как отмену. Однако это противоречит правилу о безотзывности согласия.

При всей ясности позиций в защиту оспариваемого товарного знака неурегулированным оставался вопрос: как быть в таком случае с интересами потребителей, на защиту которых, очевидно, направлено ограничение случаев учета согласия, предусмотренное п. 6 ст. 1483 ГК?

К сожалению, первая инстанция СИП не только не оценила изложенную позицию, но и не сочла доказанными недобросовестность и злоупотребление правом со стороны правообладателя старшего товарного знака, а также усмотрела неполноту в исследовании Роспатентом вопросов о связанности фирм и об известности и степени сходства товарных знаков. Признав недействительным решение Роспатента, суд направил дело на пересмотр в Роспатент, предписав также исследовать новые представленные доказательства.

Не согласившись с таким решением, Вторая компания и Роспатент обжаловали его в Президиум СИП, который постановил отменить упомянутое решение, оставив, таким образом, регистрацию товарного знака в силе.

В постановлении СИП, хотя прямо не признал незаконность подходов Роспатента к ограничениям случаев учета письма-согласия, в то же время выразил сомнение в их правомерности. Вместе с тем суд выразил определенный подход по вопросу о том, вправе ли оспаривать регистрацию товарного знака тот, кто ранее согласился на нее. Такое оспаривание, подчеркнул СИП, является, по сути, отзывом безотзывного согласия, что противоречит как смыслу закона, так и принципу эстоппель о недопустимости причинения вреда непоследовательным поведением. В итоге поведение правообладателя, пытавшегося оспорить регистрацию товарного знака, было расценено как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ).

Таким образом, СИП значительно ограничил применение разъяснений Роспатента о согласии на регистрацию сходных товарных знаков. Сформированная им правовая позиция заключается в том, что данные разъяснения не подлежат применению в ситуации, когда регистрацию товарного знака оспаривает правообладатель старшего товарного знака, ранее давший на это согласие.


По материалам Адвокатской газеты

Теги: защита интеллектуальной собственности, войны брендов, регистрация логотипа, регистрация товарного знака, законодательство

Все новости

Рейтинг