С чего начать: товарный знак vs домен

07.04.2016 19:49:00

Сегодня домены ценятся выше товарных знаков и, на ряду с логотипом, являются первейшим инструментом брендирования и продвижения товара на рынок. Для наших потребителей, и бизнесменов, подобное положение вещей — аксиома. Однако законодательство смотрит на это иначе. В российском ГК правовой статус доменного имени до сих пор не закреплен, в отличие от правового статуса товарного знака.  В результате, в судебных спорах, за право обладания тем или иным доменным именем, между владельцем товарного знака с одной стороны и администратором домена - с другой, приоритет отдается именно владельцу исключительных прав, законодательно закрепивших свое преимущество. Статистике судебных решений неумолима:
  —    более 80% доменных споров решаются в пользу обладателя зарегистрированной торговой марки,
  —   в 20% случаев, домены остаются у администраторов доменных имен. 

Рассмотри, какие вопросы помогают решить данный спор, каково соотношение прав владельцев домена и товарного знака, и можно ли прогнозировать результат исхода дела. Ответим на данный вопрос, воспользовавшись материалами реальных судебных процессов, и мнением профессиональных юристов, имеющим опыт российской судебной практики в этом вопросе.

Определение: Доменное имя

Мы уже писали, что правовой режим доменного имени до сих пор не обозначен в российском ГК, поэтому при рассмотрении дел, суды вынуждены самостоятельно давать определение домену. Например, рассмотрим выдержки из судебных решений:

  • «…в свою очередь, основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP, выраженных в виде определенных цифр, в уникальное символьное имя, облегчающее поиск в сети Интернет» (Решение по делу № А40-138884/2013 от 4 марта 2014 года, Арбитражный суд г. Москвы). 

  • « …учитывая положения п. 15 ст. 2 от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», определившее понятие доменного имени как обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет», суд пришел к выводу, что домен не является вещью или средством индивидуализации, не имеет собственников » (см. Постановление по делу № А40-169281/2013 от 26 сентября 2014 года, 9-й Арбитражный апелляционный суд).

Определение: Товарный знак

В статье 1477 ГК РФ дается определение товарного знака, как "средство индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей". Однако, для возникновения исключительных прав на товарный знак необходима их регистрация.

Исключительные права на товарный знак

Учитывая, что товарный знак является объектом исключительных прав, регистрация доменного имени, схожего с товарным знаком, признается нарушением исключительных прав. В результате суды отмечают, что « …в силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации» (см. Решение по делу № СИП-416/2013 от 11 апреля 2014 года, Суд по интеллектуальным правам).
Следовательно, использование доменного имени, под которым понимаются действия по регистрации и непосредственному использованию доменного имени (администрирование, делегирование и другие действия), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, является нарушением исключительного права на товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ или услуг (при условии, что владелец доменного имени и товарного знака – разные лица). В результате потерпевшая сторона может предъявить иск «нарушителю» — т.е. возникает прецедент "доменного спора".

Доменный спор

Доменный спор может возникнуть по определенному пулу вопросов, назовем основные:

  • Доменное имя идентично товарному знаку
  • Доменное имя схоже с товарным знаком до степени смешения
  • Доменное имя идентично фирменному наименованию
  • Доменное имя схоже с фирменным наименованием до степени смешения
  • Доменное имя против коммерческого обозначения
  • Доменное имя товарный знак против товарного знака  и др....

Для разрешения спора имеют значение следующие факты:

  1. Тождественность товарного знака и доменного имени (по фонетическому, графическому, семантическому признакам). Это может быть как полным совпадением, так и схожестью до степени смешения (то есть если домен ассоциируется с товарным знаком в целом, несмотря на их отдельные отличия). Важно отметить, что схожесть может быть установлена и тогда, когда доменное имя представляет лишь часть товарного знака (и наоборот). Например, установлено сходство товарного знака «MIRAX» и домена miraxa.net.ru (Решение АС г. Москвы от 6 октября 2011 года по делу № А40-40473/2011) или сходство товарного знака «SAMSUNG» и доменного имени samsungkies2.ru (Решение СИП по делу № А56-8524/2014 от 10 декабря 2014 года). !! ВАЖНО
  2. Виды деятельности владельца домена и товарного знака (пересекается ли данная деятельность). Оценка однородности товаров или услуг по данной категории споров обязательна, поскольку именно размещение обозначения, сходного до степени смешения (тождественного) с обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана товарным знаком, на товаре, предложенном к продаже (введенным в гражданский оборот), представляет собой нарушение прав на товарный знак. Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. !! ВАЖНО
  3. Что зарегистрировано ранее - домен или товарный знак. Практика разрешения подобных споров до сих пор неоднозначна.
    — Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 года по делу №9833 говорится: в случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки (в том числе во взыскании компенсации) истцу может быть отказано, даже если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке. В 2012 году, рассматривался вопрос: ответчик зарегистрировал домен для дальнейшей продажи доменного имени. Истец требовал передачу прав на это доменное имя на основании того, что ему принадлежат права на коммерческое обозначение, но т.к. он зарегистрировал свою компанию и товарный знак (в 2010 году) позже чем был  зарегистрирован домен (в 2008 году) - в удовлетворении иска было отказано. (решение по делу № А60- 15926/2012 01 июня 2012 года Арбитражный суд Свердловской области)
    — Однако позднее, учитывая правовую природу доменного имени, суды стали указывать, что дата регистрации доменного имени не имеет существенного значения (решение по делу № А40-74313/2013 от 20 июня 2014 года, Арбитражный суд г. Москвы).
    Сам по себе тот факт, что доменное имя зарегистрировано ранее товарного знака не может лишать правообладателя прав на защиту товарного знака. И все же, по общему мнению, дата регистрации является важным моментом для определения степени вины и ответственности за нарушение исключительных прав. // Не играет решающей роли. Влияет на вопросы размера компенсации истцу.
  4. Наличие законных самостоятельных прав на использование доменного имени. Если владелец домена имеет бизнес с одноименным фирменным названием либо другое средство индивидуализации использования спорного обозначения в области, не связанной с областью деятельности истца.(отсутствует признак недобросовестной конкуренции). Так, в деле "О защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации" суд постановил отказать в удовлетворении требования владельца товарного знака: «…Соответствующее доменное имя реально используется ответчиком в своей предпринимательской деятельности и связано с его фирменным наименованием, что подтверждается материалами дела и не оспаривалось сторонами в ходе судебного разбирательства. Само по себе обстоятельство того, что ответчик не обжаловал регистрацию товарного знака, не означает, что у него не имеется законных прав и интересов в отношении принадлежащего ему доменного имени» (Постановление по делу № А60-38763/2013 от 20 июня 2014 года, 17-й Арбитражный апелляционный суд ) !! ВАЖНО Если виды деятельности не пересекаются, может быть признано, что право на товарный знак не нарушены.
  5. Поведение владельца доменного имени и использование сайта. Например, негативным моментом, влекущим последствия, будет предложение со стороны владельца доменного имени продать домен владельцу товарного знака (во внимание будет приниматься и предлагаемая стоимость). Такое предложение может быть сделано и путем размещения информации на самом сайте.
Вывод: в доменном споре решающим является факт совпадения (смешения) товарного знака и доменного имени.

Перспективы нарушителя

Если судом установлено, что доменное имя нарушает права на товарный знак, нарушителя может ожидать:

  • Компенсация. В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
    • в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
    • в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
    Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе, с учетом характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков (пункт 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).
  • Запрет на использование и прекращение прав на администрирование доменного имени.
  • Безвозмездная передача прав на доменное имя правообладателю.
  • Публикация решения суда в периодическом издании Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Выводы

Учитывая возможные неблагоприятные последствия, необходимо перед регистрацией дорогостоящего доменного имени провести поиск на совпадение с уже зарегистрированными товарными знаками. Если совпадений не найдено, необходимо подать на регистрацию товарного знака и закрепить свои права на интеллектуальную собственность. Регистрацию можно пройти самостоятельно. А можно обратиться к патентным поверенным, что бы быть уверенными, что регистрация пройдет быстро и качественно.

По материалам:
Судебная практика и арбитражная статистика "Право.ru"
статья "И первым был домен... Или товарный знак?" Л.Харитонова
обзор  "Подборки судебных решений. Такие разные доменные споры"


Теги: регистрация товарного знака, регистрация торгового знака, бренд

Все новости

Рейтинг